在專利申請與權利主張的領域中，新進專利工程師的養成一般都是靠著資深工程師的指導，一步一步累積自己的專業知識終至獨當一面的。然而，這種｢師徒制」的傳承與養成方式，存在著許多蕭規曹隨、因循襲用，而讓人｢知其然、而不知其所以然」的習慣與說法。
打個比方來說，筆者近來曾接觸到中國代理人，針對在申請專利範圍中第一次出現的元件前面是否應該加上｢一」這件事，提出這樣的說法：
｢關於權利要求中的『一』，實質上是英文『a』，非為『one』，但是，在大陸判斷『一』時，有可能會判斷為數量詞如：一個等，那麼在權利要求中就只能保護『一個』，而不保護二個、三個或多個，故將會使權利要求保護範圍縮小，因此，我們會根據理解而將『一』字刪除，以避免範圍較小。」
在上面的見解中，隱藏著兩個蠻有趣的課題。第一個課題是，即便請求項中首次出現的元件前面的『一』帶有數量詞的涵義，那麼該請求項是否真的只能保護『一個』，而不保護二個、三個或甚至是多個該等元件呢？另一個課題是，在首次出現的元件前面的『一』是否能這樣率性的刪除，如此作業是否會導致意料之外的核駁理由呢？
在探討上面的課題之前，我們首先應該清楚的界定解析這個問題的背景條件。那就是在專利申請與權利主張的領域中，我們在撰寫申請專利範圍時，為了使得所撰寫之請求項能取得最廣泛的保護範圍，一般都會採用開放式的寫法（也就是採用｢包含」、｢包括」、以及在英文案中採用｢comprising、containing與including」等用語作為連接詞）來界定一請求項的範圍，而此一用語之涵義係代表在｢元件、成分、或步驟之組合中，不排除請求項未記載的元件、成分、或步驟[1]」。
而相對於上述較為常用之開放式的界定方式，另外一類較為少見的界定方式，則為採用｢由……組成」以及在英文案中採用｢consisting of」等用語作為連接詞來界定請求項範圍之封閉式語法，以及採用｢基本上（或主要、實質上）由……組成」以及在英文案中採用｢consisting essentially of」等用語作為連接詞來界定請求項範圍之半封閉式語法[2]。由於封閉式與半封閉式語法，通常是為了規避既存前案而不得不採行之特殊做法，因此在本文後續的討論中，均是針對於一般常用的開放性語法，進行學理上的推演與分析。
承上所述，在開放式語法的定義中，並未排除請求項可以進一步包含未記載的元件、成分、或步驟，而這些可以進一步包含的元件、成分、或步驟並沒有特定的限制條件。這也就是說，這些元件、成分、或步驟可以是未曾出現在請求項界定內容中的元件、成分、或步驟，當然也可以是已經出現在請求項界定內容中的元件、成分、或步驟。所以，即便請求項中首次出現的元件前面的『一』帶有數量詞的涵義，在開放式語法的界定方式下，是允許進一步包含第二個、第三個、甚或是更多個的同一該元件。
因此，在請求項為開放式 (comprising；包含) 的語法下，是允許進一步包含有
「任何其他」的元件的。例如，一被指稱為「一A元件」 的元件，自然是可以再另外包含其他的相同A元件。依據此理，對於「一A元件」的解讀方式，就會實質上等於「至少一A元件」，也就是說，「一A元件」的解讀方式，會包含「一A元件」、「二A元件」、「三A元件」等等。
上面的分析是實質審查時的解釋方式，那麼在做侵權鑑定分析時開放式語法請求項的解釋方式會有不同嗎？
依據我國之侵權鑑定要點[3]下篇第二章第一節所介紹之鑑定流程的內容，不論是｢文義讀取」侵權或是｢均等讀取」侵權，皆需在符合全要件原則（all elements rule/all limitation rule）的前提下進行。而在同一章節中，其進一步對於｢全要件原則」作出以下註解與定義，｢所謂『全要件原則』，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中」，包括文義的表現及均等的表現。是以，即便請求項中首次出現的元件前面的『一』帶有數量詞的涵義，此一元件仍然可以完全對應表現（express）至待鑑定對象中所具備二個、三個或甚至是多個該等元件中之任何一個者，也就是說在基於全要件原則的解讀之下，這樣的界定方式仍然會涵蓋二個、三個或甚至是多個該等元件。
也就是說，若專利請求項僅寫明「一A元件」，而侵權物件中包含一個A元件或是二個A元件與一個B元件，則依全要件原則，都一樣會被認定為侵權。由此可知，在寫請求項時，若是寫「一個A元件」，就應是表示一個A元件以上，並不會被限定為僅限一個A元件的情況；若是寫「二A元件」，則限定為兩個以上，並不會造成僅限定為剛剛好二個A元件而已。（除非請求項的寫法，是寫明「僅一Ａ元件」或「唯一Ａ元件」，即以「僅」（Only）或「唯一」（Single）來限定之。）
接著，回到最初的命題上，上述的學理推衍與分析是否會適用於中國專利制度的實務上呢？在中國專利審查指南[4]第二部分第二章第3.3節中，針對於開放式與封閉式的語法作出以下的定義：
｢通常，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由……组成”
的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用“由……组成” 的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。」
「31、被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个或多个技术特征，或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权保护范围。」
在上述規定前段中所說明之原則，即屬於台灣與美國在實務上所稱之｢全要件原則」(也就是中國於侵權判定實務中所稱之｢全面覆蓋原則」，可參見｢北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的通知」[6]中第26與27條之說明)。由此可知，在中國專利實務之中，也是有對應於台灣與美國所適用之開放式語法以及全要件原則的認定方式，所以上述的學理推衍與分析應當也是可以適用於中國專利實務之中。
只不過，根據筆者向部分同道友人確認瞭解之後，據稱有部分的中國國家知識產權局高層，的確是抱持著此等與國際潮流不一致的見解，這或許也就是某些中國代理人會發展出此等妥協做法之理由。然而，筆者不得不在此指出，此種解讀方式與見解不只與國際慣用之解釋方式以及見解不同，甚至可以說是背道而馳。而在國際專利制度調和蔚為主流的今日社會，身為國際五大專利制度調和局之一的中國國家知識產權局，會採用此種不僅在學理推衍上充滿矛盾且與國際潮流相悖的見解，來處理不僅是在專利審查，更是在侵權判定上，屬於一切根本基石的請求項解讀課題，自是令人感到費解與匪夷所思。我們當然希望這只是某些中國代理人的誤解，而不是中國專利代理產業中的常態，這其中的誤解與迷思仍是有需要明確指正之必要。
那麼，在首次出現的元件的前面加上『一』是帶有怎樣的涵義呢？
就英文修辭學而言，｢a」或｢an」為用來指述不特定事物之不定冠詞，在此處是用來引出未曾描述過的元件，而｢the」或｢said」則是用來指述不特定事物之定冠詞，在此處是用來引出前面已經提及再次引述的元件。在中文的修辭學中雖然並沒有類似不定冠詞的強制用法，然而由於此一撰寫方式有助釐清元件之間的相互關係，因此在台灣的實務中主要是沿襲這樣的規定與見解，而使用「一」來引入未曾描述過的原件，並使用「該」來指述前已提及之元件。
因此，在專利領域中，於撰寫請求項時，在一個元件首次出現時，我們都會在前面加上”一” 來代表這個元件是在「整個獨立項以及其之依附項」中「首次出現」。而在這個元件隨後再次出現時，則會用「該(the)」、「所述(said)」、「前述」等等指涉特定事物的「定冠詞」來描述這個元件「就是」前面用一提到的那個元件。
因此，
若是在申請專利範圍中未依據此一原則撰寫，如果貿然省略請求項裡的「一」與「該」等冠詞，往往會導致請求項元件的指涉方式為混淆不清，於請求項之「明確性」有礙，則可能遭官方以該元件｢缺乏前述基礎」為由進行核駁，而在美國的專利申請案中則可能會以｢前述基礎不充分」（insufficient
antecedent basis）為由提出核駁。
此外，依筆者之見解，在元件名稱前面加上不定冠詞除了可以清楚的識別該元件名稱是否為首次出現的好處之外，另外還有可以確定完整名稱為何，以減少後續文義解讀歧異性的可能。舉例來說，在我們撰寫請求項時，若遇到相類似不同元件出現時，常常會藉著在名詞前面加上動詞或形容詞等等方式來進一步區分（例如，齒輪、｢驅動」齒輪、｢柱狀」齒輪），然而此等做法在解釋上就會產生歧異性，他是該解釋為用來驅動的齒輪（動詞+名詞），還是一個驅動齒輪（名詞），此時若是冠上不定冠詞，便可以很清楚的區分出名詞主體為何（例如，驅動一齒輪以及一驅動齒輪）。也許在上述的簡單機械範例中，這樣撰寫的差異並不甚明顯，然而在比較複雜的方法甚至是電腦軟體案中，明確地界定一名詞為何往往是專利撰寫上蠻重要的課題之一。
最後，既然都提到前述基礎（antecedent basis）了，就順道再提一下，在美國的審查意見中，如果他的問題是針對於請求項的界定內容超出了說明書的揭示內容時，那麼美國官方有時候會以｢缺乏前述基礎」（lack
of antecedent basis）為由提出核駁，而在台灣的實務中則多是以｢說明書無法支持」為由來提出核駁，要小心不要把他跟台灣審查意見的｢缺乏前述基礎」的涵義（一般是指首次元件出現時未採用不定冠詞｢一」）混淆了。
沒有留言:
張貼留言